根据专利制度,发明创造是否具有专利性,即新颖性、创造性和实用性,不仅要考虑对象是否符合法律规定,还需要将技术方案与现有技术进行比较。技术虽不存在,但客观上并不存在。一般来说,这一领域需要进行充分的研究。只有了解现有技术,才能判断一项发明创造是否值得申请专利,什么样的专利适合申请。

在实践中,技术信息检索有助于获有技术。在专利申请前,专利代理人能否了解专利申请的技术状况。如果发现同一发明已经预先申请,可以建议申请人不要再申请,以减少不必要的费用;如果通过检索发现与现有技术不同,仍然具有专利性的,可以避免现有专利的权利要求,合理界定保护范围,确保书面文件的质量。这样,在获得专利权后,权利就稳定了,后续费用也就减少了。如果在撰写文件前忽视了检索,不了解本技术领域现有技术,很容易造成专利未获授权,或者部分权利要求丧失,权利要求的保护范围缩小。即使授权,也会被撤销或无效,使专利权人在实施中得不到法律保护。由于现有技术信息量巨大,不可能进行完整的检索。一般来说,检索只能在一定范围内进行。因此,检索只是获***有技术相对有限的信息,不能保证对发明创造专利性判断的完全可靠性。此外,由于技术信息检索工作量大,从经济角度看,无法进行完整的检索。[1] 因此,当专利代理人作为代理人时,有必要对专利进行适当、合理的检索,以满足双方当事人或法律的要求。根据双方代理协议的目的,没有特殊例外的,专利代理人应当履行这一义务。这里的例外是,尽管专利代理人有义务判断发明创造的可专利性,但并不一定意味着代理人必须自己寻找现有技术。委托人和专利代理人可以分别约定检索的执行人、检索的范围和工作量等义务,委托人也可以直接提供现有技术的说明书。在这种情况下,虽然代理人可能没有检索技术信息的义务,但是仍然有义务判断发明创造的技术方案是否可以申请专利。专利代理人未作出合理判断的,应当承担不当履行责任。但是,专利代理人的判断并不是专利申请代理机构的授权判断,应当有非常明显的履行不当责任的情形。

目前,我国专利代理人在申请专利时,在文献检索方面做得不够充分。有的代理人只对代理人的技术应用进行粗略的检索,不能充分反映本领域的技术状况;有的专利代理人不经过检索,仅仅依靠委托人的解释,简单主观地判断自己是否可以申请专利;有的根本不作任何判断。只要客户有申请意愿,他们就会代为申请,很多垃圾专利就是这样产生的。显然,这种方式并不是完全履行义务。(版权所有:龚安忆律师、专利代理人)

[1] 《专利合作条约》规定的“文件数量”包括“专利文件”和“非专利文件”专利文献”是指美国、俄罗斯、日本、英国、法国、德国、瑞士等七国和两个**组织(专利合作条约组织和欧洲专利公约组织)自1920年以来发表的专利文献。关于制造方法、工艺流程、新技术、新材料及其应用的技术期刊和会议记录由**知识产权组织(WIPO)起草,并在1978年4月12日日内瓦会议上得到**检索单位的批准。169种期刊被选为**检索单位,搜索专利申请新颖性中非专利文献数量少的期刊。后来,期刊数量有增有减。原则上,非专利文献必须是过去五年的期刊。《专利合作条约》还规定,所有**检索单位在提交查新报告时,必须检索少数量的文献,还可以查阅所需的任何其他文献。